Gugatan Pembatalan Merek diatur di dalam Pasal 76 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yaitu sebagai berikut :
(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
Catatan : Dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Merek maka Posita dalam Gugatan haruslah berdasarkan kedalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek.
Pihak yang berkepentingan ini adalah pihak ketiga selain dari pemilik merek atau pihak yang menerima lisensi dari pemilik merek. Pihak ketiga biasanya diajukan oleh Pemilik Merek terkenal yang mana mereknya didaftarkan oleh pihak lain di Indonesia yang tanpa memiliki hak mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik. Selain itu, pihak ketiga adalah pemilik usaha lainnya yang tidak dapat menjual barang atau jasanya di Indonesia karena merek yang digunakan dalam barang atau jasanya sudah ada yang lebih dahulu mendaftarkannya di Indonesia.
(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
Catatan : Pemilik merek yang tidak terdaftar dalam hal ini pengusaha yang menjual barang dan jasanya di Indonesia, atau pemilik merek asing yang terkenal yang tidak dapat menjual barang dan jasanya di Indonesia dapat mengajukan Gugatan Pembatalan merek ke Pengadilan Niaga dengan cara terlebih dahulu mengajukan pengajuan merek ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Bukti pengajuan merek ini sangat penting yang akan diajukan dalam pembuktian di Pengadilan Niaga.
(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.
Catatan : Gugatan Pembatalan Merek harus diajukan ke Pengadilan Niaga, jika Penggugat atau tergugatnya bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus mengikuti Pasal 85 ayat (2) :
"Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat".
Adapun bunyi dari Pasal 20 adalah :
Merek tidak dapat didaftar jika :
a. bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
Adapun penjelasan dari Pasal 20 :
Huruf a Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.
Huruf b Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
Huruf c Yang dimaksud dengan "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya Merek "Kecap No. 1" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek "netto 100 gram" tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.
Huruf d Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.
Huruf e Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain Merek "rumah makan" untuk restoran, Merek "warung kopi" untuk kafe. Adapun "lambang milik umum" antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya, lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, "lambang sendok dan garpu" untuk jasa restoran.
Pasal 21 UU Merek :
Pasal 21
(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut :
a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau
emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan Pasal 21 :
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara
unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah Permohonan pendaftaran
Merek yang sudah disetujui untuk didaftar.
Huruf b
Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.
Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atautidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "lembaga nasional" termasuk organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahuntahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Artikel ini ditulis Oleh :
IPLC Law Firm (Intellectual Property Legal Consulting Law Firm)
Apabilan anda ingin melakukan Gugatan Pembatalan Merek anda bisa kontak kami di WA : 0813.17.906.136
x
